Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca

Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca

Arthur Mendes Lobo e Bernardo Lima de Athayde*

03 de fevereiro de 2022 | 09h10

Arthur Mendes Lobo e Bernardo Lima de Athayde. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para que alguém tenha o direito exclusivo de usar uma marca em todo o Brasil – ou seja, direito de propriedade sobre o signo – é preciso registrá-la junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Essa é a regra constante na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) que não gera muitas dúvidas.

Ocorre que até que se obtenha o registro da marca, é preciso encarar um processo administrativo que inicia através do depósito do pedido de registro. No Brasil vigora o sistema atributivo, ou seja, a propriedade e o direito exclusivo de uso do signo somente se adquirem pelo registro. Logo, tem precedência ao registro da marca aquele que primeiro fez o depósito do pedido junto ao INPI (first-to-file).

Entretanto, a Lei da Propriedade Industrial traz uma exceção à regra para resguardar o direito do usuário de boa-fé, em seu artigo 129, §1º. Basicamente, de acordo com referida exceção, toda pessoa que, de boa-fé, na data de prioridade ou depósito, usava no Brasil, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro.

Essa exceção foi objeto de muito debate. Qual seria o momento correto para que o usuário de boa-fé que não registrou a marca pudesse alegá-la em caso de disputa? Até quando seria possível disputar a marca contra terceiro que depositou pedido de registro para marca conflituosa com aquela de um usuário anterior?

As indagações acima foram objeto de intenso debate na comunidade jurídica. Duas correntes de interpretações diferentes surgiram: a) a primeira, entendendo que o usuário anterior de boa-fé tinha que alegar seu direito de precedência ao registro na Oposição – ou seja, ainda dentro da etapa da tramitação administrativa do processo de registro que analisa a viabilidade do registro da marca; b) a segunda corrente entende que o usuário anterior de boa-fé  poderia lançar mão do Processo Administrativo de Nulidade – PAN junto ao INPI e/ou de demanda judicial perante a Justiça Federal visando anular o registro (ambos somente cabíveis após o registro da marca), independentemente da apresentação de Oposição.

O INPI sustentava que o único momento para argumentar referida tese seria no momento da apresentação da Oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Superado referido prazo, o direito do usuário anterior de boa-fé estaria extinto pela preclusão, ou seja, ele estaria impedido de se valer de referido argumento e, consequentemente, perderia o direito de precedência ao registro da marca.

No âmbito da Justiça Federal, os entendimentos variavam. Há julgados favoráveis ao entendimento do INPI e outros no sentido de que a tese do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé poderia ser arguida após a concessão do registro marcário, mesmo sem apresentação da Oposição.

Entretanto, em 01 de dezembro de 2016, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.464.975/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, concluiu por unanimidade que o usuário anterior de boa-fé pode exercer seu direito de precedência através do Processo Administrativo de Nulidade – PAN e/ou da via judicial, independentemente de ter se insurgido na etapa cabível quando a marca ainda era objeto de pedido de registro.

Como consta no voto da Ministra Relatora, “a Lei da Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente signo distintivo objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro”.

Em suma, o STJ concluiu que a tese em questão poderia ser sustentada mesmo após o registro da marca de terceiro que se busca anular, seja pela via do PAN ou da ação judicial – até porque, conforme o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é garantido o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados.

Nesse mesmo sentido, ao analisar o REsp 1.673.450/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma do STJ confirmou o entendimento do REsp 1.464.975/PR no sentido de que “é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma”.

Ocorre que mesmo com referidos precedentes, quando o INPI era chamado para participar de demandas que versavam sobre a anulação de registro de marca – por força do que dispõe a Lei da Propriedade Industrial –, ele mantinha o seu posicionamento de que a tese do usuário anterior de boa-fé não poderia ser sustentada após a concessão do registro da marca, em caso de não apresentação de Oposição.

Porém, em 03 de novembro de 2021, foi publicado na RPI nº 2.652 o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU da Advocacia Geral da União – AGU que alterou o entendimento acima e, naturalmente, afetou o posicionamento do INPI sobre o tema, passando o referido instituto a reconhecer a possibilidade de alegação da exceção após o registro da marca, quando da apresentação do Processo Administrativo de Nulidade – PAN.

Assim, tem-se que a alteração de entendimento do INPI resultará em economia de recursos financeiros e de tempo, tanto dos usuários anteriores de boa-fé como do aparato judicial, visto que menos ações sobre o tema serão ajuizadas.

Porém, da leitura atenta do referido parecer, nota-se que ao comentar sobre a exceção aqui analisada, seria “vedada a alegação quanto a existência do direito de precedência, por exemplo, por usuário que já tiver protocolado pedido de registro para a marca, objeto do uso, tendo o referido pedido sido arquivado por falta de pagamento”.

A justificativa para tal posicionamento se apoia no fato que a boa-fé restaria afastada sob a presunção de que o usuário anterior não teria sido diligente ao usar o sistema de propriedade industrial.

O mesmo entendimento se depreende da Resolução INPI/PR no 249/2019 – o Manual de Marcas –, no qual consta que são considerados usuários anteriores de boa-fé somente aqueles que nunca foram ao INPI para registrar o signo em disputa. E caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações com base no art. 129, § 1º da Lei da Propriedade Industrial, serão consideradas improcedentes, ainda que se prove documentalmente o uso anterior da marca.

Porém, ousamos discordar desse entendimento. Alguém que tentou registrar a sua marca, mas por algum motivo teve seu pedido arquivado poderá, sim, ser considerado usuário anterior de boa-fé. Não há como presumir má-fé, muito menos se tal presunção não tiver respaldo em lei formal. Em outras palavras, não nos parece razoável interpretar que somente aquele que nunca depositou um pedido de registro para a marca objeto de debate pode ser considerado usuário anterior de boa-fé.

Além disso, não nos parece proporcional, nem tampouco justo, interpretar que todo e qualquer arquivamento de pedido de registro seria suficiente para descaracterizar a boa-fé do usuário anterior.

Alguém que não pagou as taxas do INPI por momentânea ausência de recursos financeiros já seria, por si só, considerado usuário de má-fé? Parece-nos que a resposta é negativa.

Outro exemplo: alguém que, por um lapso ou desconhecimento das regras registrais, esqueceu de impulsionar o procedimento registral já poderia, de antemão, receber o estereótipo de usuário de má-fé?

Ao que tudo indica, a boa-fé deve ser analisada caso a caso, observado o direito ao contraditório, de modo a verificar, na situação concreta, se o usuário da marca agiu de forma maliciosa ou contraditória. Por exemplo, quando não dá sequência ao registro da marca e a substitui na prática por outra marca, dando a entender que houve abandono da pretensão registral inicial.

Em outras palavras, se houver prova de que o usuário pretende se beneficiar da própria inércia ou tirar proveito da própria torpeza, sim, ele perderá o direito ao registro da marca. Mas se houver justificativa plausível para a paralisação do procedimento de registro, como, por exemplo, falta de dinheiro (ainda mais em momento histórico da pandemia), desconhecimento das regras de impulsionamento da tramitação (mais frequente em microempresas que não possuem uma assessoria especializada), há que se considerar o usuário como sendo pessoa de boa-fé.

Considerando a complexidade do estudo que recai sobre o instituto da boa-fé e que nossa pretensão neste artigo é mais expositiva do problema, entendemos que estamos diante de um tema cujo estudo merece atenção e sua resposta deverá ser amadurecida com calma e tempo.

De toda forma, seja como for, ao menos a dúvida sobre o momento processual para se alegar o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé da marca foi pacificada, quer seja no âmbito judicial, quer seja no âmbito do INPI.

*Arthur Mendes Lobo, doutor em Direito pela PUC-SP. Professor adjunto de Direito Comercial na Universidade Federal do Paraná. Sócio do Escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo Advogados

*Bernardo Lima de Athayde, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela UNH Franklin Pierce School of Law (Concord, NH – EUA). Membro indicado para o Enforcement Committee da International Trademark Association – INTA (biênio 2022-2023). Sócio do Escritório Lima de Athayde Advocacia

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